Pro-C Ltd. c. Computer City, Inc.

[Répertorié: Pro-C Ltd. c. Computer City Inc.]

55 O.R. (3d) 583

[2001] O.J. No. 3600 (version anglaise)

No du greffe: C34719

Cour d'appel de l'Ontario

les juges Carthy, Doherty et Moldaver

11 septembre 2001

*Version française réalisée par le Centre de traduction et de documentation juridiques (CTDJ) à l'Université d'Ottawa. See 55 O.R. (3d) 577.

Propriété intellectuelle -- Marques de commerce -- La demanderesse a employé sa marque de commerce déposée comme nom pour son site Web -- La défenderesse a adopté la marque de commerce de la demanderesse en liaison avec un produit qui n'entre pas en concurrence directe avec celui de la demanderesse et qui est vendu aux États-Unis -- La défenderesse a employé son propre nom pour son site Web, un site passif -- Certains des clients de la défenderesse ont abouti par erreur au site Web de la demanderesse -- Le site Web de la demanderesse a été submergé et l'entreprise a été conduite à sa ruine -- La demanderesse a intenté une action pour contrefaçon de sa marque de commerce au Canada et elle a obtenu gain de cause -- L'appel de la défenderesse est accueilli -- L'article 19 de la Loi sur les marques de commerce ne s'appliquait pas puisque la défenderesse ne vendait pas son produit au Canada -- Le site Web passif de la défenderesse ne pouvait pas constituer un emploi en liaison avec des marchandises puisque ce moyen de communication ne pouvait être utilisé pour effectuer un transfert de droit de propriété -- Il n'y avait aucun " emploi " (" use ") de la marque de commerce de la demanderesse, par la défenderesse, au Canada, au sens de l'art. 20 de la Loi -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 19 et 20.

La demanderesse détient la marque de commerce " Wingen ". Cette marque s'applique à son logiciel. La marque " Wingen " a été adoptée par la défenderesse en liaison avec un produit qui n'entre pas en concurrence directe avec celui de la demanderesse (la défenderesse vend des ordinateurs personnels) et qui est vendu aux États-Unis. La demanderesse a employé la marque de commerce en question comme nom pour son site Web. La défenderesse a employé son propre nom pour le site Web passif qu'elle a créé. Aucune vente n'était faite directement en territoire canadien ni à des gens se trouvant au Canada. Certains des clients de la défenderesse ont abouti par erreur au site Web de la demanderesse. Ils voulaient en fait obtenir des renseignements ou des services pour l'ordinateur qu'ils avaient acheté. La demanderesse a allégué que son site en a été submergé, au point que, ne pouvant pas servir ses propres clients, elle a été conduite à sa perte. La demanderesse a intenté une action pour contrefaçon de sa marque de commerce au Canada. L'action a été accueillie. La défenderesse a interjeté un appel.

Arrêt : l'appel devrait être accueilli.

Le juge de première instance a considéré que le litige l'obligeait à élargir les protections traditionnelles du droit des marques de commerce afin de lui faire régir la technologie émergente. Ce juge a erré en fondant son raisonnement sur l'art. 19 de la Loi sur les marques de commerce. L'article 19 énonce clairement qu'il vise l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans l'enregistrement de la marque de commerce. Le matériel informatique vendu par la défenderesse n'était pas vendu au Canada et ce matériel informatique ne pouvait pas être considéré comme [TRADUCTION] " des programmes d'ordinateur utilisés pour générer des programmes pour Windows " (la description qui est énoncée dans l'enregistrement de la marque de commerce de la demanderesse). Par conséquent, l'art. 19 ne s'appliquait pas aux faits de l'espèce.

S'il y avait violation sous le régime de la Loi, il devait s'agir d'un manquement aux dispositions de l'art. 20. La violation prévue par l'art. 20 dépend de l'"emploi" ("use") d'une marque déposée. Au long de la Loi, le terme "use" ("emploi") est régi par l'art. 4, qui prévoit qu'une marque de commerce " est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée". Le site Web passif de la défenderesse ne pouvait pas constituer un emploi en liaison avec les marchandises : ce moyen de communication ne saurait être utilisé pour effectuer un transfert de droit de propriété. Il n'y a eu aucun "emploi" ("use") de la marque de commerce de la demanderesse, par la défenderesse, au Canada.

APPEL à l'encontre d'un jugement du juge Whitten (2000), 7 C.P.R. (4th) 193, qui a accueilli une action en dommages-intérêts fondée sur la contrefaçon d'une marque de commerce.

Arrêts mentionnés

Hill c. Église de scientologie de Toronto (en anglais : Hill v. Church of Scientology of Toronto), [1995] 2 R.C.S. 1130, 24 O.R. (3d) 865n, 126 D.L.R. (4th) 129, 184 N.R. 1, 30 C.R.R. (2d) 189, 25 C.C.L.T. (2d) 89; Syntex Inc. c. Apotex Inc., [1984] 2 C.F. 1012, 55 N.R. 135, 1 C.P.R. (3d) 145 (C.A.F.), infirmant (1982), 69 C.P.R. (2d) 264 (C.F. Div. 1ère inst.)

Lois mentionnées

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 19 et 20 [et ses modifications]

Chris G. Paliare, Scott Jolliffe et Kevin Sartorio, pour l'appelante. J.W. McDonald, pour l'intimée.

Le jugement de la cour a été rendu par

[1] Le juge CARTHY, de la Cour d'appel : -- En première instance, la demanderesse, Pro-C Limited (" Pro-C "), a obtenu 450 000 $ de dommages-intérêts généraux et 750 000 $ de dommages-intérêts punitifs. Ces montants étaient accordés pour contrefaçon (violation) d'une marque de commerce par Computer City, Inc., la défenderesse. La demanderesse détient la marque de commerce "Wingen". Cette marque s'applique à son logiciel. La marque "Wingen" a été adoptée par la défenderesse en liaison avec un produit qui n'entre pas en concurrence directe avec celui de la demanderesse (la défenderesse vend des ordinateurs personnels) et qui est vendu aux États-Unis. Pro-C a employé la marque de commerce en question comme nom pour son site Web, de sorte que, lorsque les clients américains de Computer City ont cherché des renseignements ou des services, ils ont abouti par erreur au site Web de Pro-C. Pro-C a allégué que son site en a été submergé, au point que, ne pouvant pas servir ses propres clients, elle a été conduite à sa perte.

[2] En appel, Computer City fait valoir que la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (" la Loi ") ne s'applique pas à la conduite faisant l'objet de la plainte et que, quoi qu'il en soit, aucun préjudice n'a été établi. Pro-C interjette un appel incident pour obtenir des dommages-intérêts plus élevés.

[3] Pro-C est une petite compagnie de Waterloo, en Ontario. Exploitée à partir du domicile de son dirigeant, elle vend des générateurs de code source pour logiciels servant à produire des programmes d'ordinateur. Computer City est une grande société américaine. Elle exploite de nombreux magasins de détail aux États-Unis et, au moment des faits de l'espèce, elle en exploitait cinq au Canada.

[4] En 1994, Pro-C a acquis la marque de commerce WINGEN, l'enregistrant à la fois au Canada et aux États-Unis relativement à [TRADUCTION] "des programmes d'ordinateur utilisés pour générer des programmes pour Windows". Sur le plan de la stratégie commerciale, cette marque avait été choisie pour suggérer un lien avec le système "Windows" de Microsoft. Pro-C n'a pas été la seule à avoir eu cette idée. En 1996, Computer City a conçu une série d'ordinateurs qui lui était propre et à laquelle elle a donné le nom de "Wingen" Dès le moment où elle a commencé à produire ces ordinateurs, l'appelante savait que la marque de commerce "Wingen" faisait l'objet d'enregistrements détenus par Pro-C. Les ordinateurs étaient vendus dans tous les points de vente de Computer City aux États-Unis. Toutefois, en raison des frais reliés au passage de la frontière, ils n'étaient vendus dans aucun des magasins canadiens de la société.

[5] Le litige ne découle pas d'une concurrence entre différents produits; il découle de l'utilisation qui a été faite des sites Web des parties dans Internet. Pro-C avait un site Web interactif ("www.wingen.com"). Elle utilisait ce site pour vendre son logiciel, le transférer aux acheteurs et fournir ses différents services. Computer City a créé un site passif ("www.computercity.com"). Elle utilisait ce site pour faire de la publicité et fournir des renseignements sur ses produits. Comme le site de Computer City était passif, cette société n'y pratiquait pas d'interaction avec les clients : elle n'utilisait le site que pour afficher des renseignements. Un numéro de téléphone y était inscrit, qui servait à recevoir des commandes, mais aucune vente n'était faite directement en territoire canadien ni à des gens se trouvant au Canada.

[6] Il n'existe aucun répertoire de noms de sites Web. Un acheteur qui souhaite obtenir des renseignements sur un produit doit donc deviner le nom de domaine pertinent ou utiliser des mots-clés avec un moteur de recherche. Ainsi, nombreux furent les clients de Computer City à aboutir par erreur au site Web de Pro-C. Ils voulaient en fait obtenir des renseignements ou des services pour l'ordinateur qu'ils avaient acheté. Ces personnes ont vu l'étiquette "Wingen" sur leur appareil et elles ont cherché un site portant ce nom plutôt que le nom "Computer City". Lors du procès, Pro-C s'est appliquée à prouver que, sur une période de plusieurs mois, son site avait reçu plus de 100 000 appels de fichier (visites) par mois de la part de clients de Computer City. Pro-C a allégué que, en raison de l'achalandage non désiré dont son site Web faisait l'objet, elle ne pouvait plus fournir les services requis à ses clients ni travailler efficacement à la vente de ses programmes. Ces problèmes auraient ruiné son entreprise. La déclaration de Pro-C repose uniquement sur la contrefaçon de sa marque de commerce au Canada.

Responsabilité

[7] Selon le juge de première instance, le litige l'obligeait à élargir les protections traditionnelles du droit des marques de commerce afin de lui faire régir la technologie émergente, en particulier, l'Internet et les sites Web à portée internationale. Dans ses motifs, très détaillés, voir 7 C.P.R. (4th) 193, le juge effectue une analyse point par point de la Loi et de la jurisprudence qui s'y rapporte, pour conclure que l'intimée a établi une contrefaçon de marque de commerce. Selon le juge, le litige en l'espèce devait être résolu d'une manière adaptée au contexte actuel; et la décision rendue devait tenir compte de la nature internationale du commerce et des communications pratiquées par les médias. Dans sa conclusion, le juge tient les propos suivants : [TRADUCTION]] "La détermination de ce qui constitue un "emploi" ("use") au Canada exige une approche holistique."

[8] L'appelante allègue que le juge de première instance a commis six erreurs fondamentales. Selon l'appelante, chacune de ces erreurs a pour effet de saper le rôle traditionnel de la Loi dans son application pratique. En fait, l'appelante affirme que le juge de première instance était malavisé dans ses efforts visant à appliquer à l'Internet les mesures de protection prévues par la Loi. Cette démarche aurait négligé les exigences, soigneusement élaborées, prévues dans cette Loi. Je suis d'accord avec l'appelante, mais il n'est pas nécessaire que nous traitions de chacune des six erreurs alléguées. Pour qu'il soit conclu que l'intimée ne détient pas de droit de réclamation sous le régime de la Loi, il suffit qu'il soit conclu qu'il n'y a pas eu d'"emploi" ("use") de la marque de commerce au Canada en liaison avec des marchandises.

[9] La première erreur du juge de première instance consiste à avoir fondé son raisonnement sur l'art. 19 de la Loi. Cet article se lit comme suit :

19. Droits conférés par l'enregistrement + Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.

[Italiques ajoutés.]

[10] L'article 19 énonce clairement qu'il vise l'emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans l'enregistrement de la marque de commerce. L'appelante ne vendait pas de matériel informatique au Canada et ce matériel informatique ne peut pas être considéré comme [TRADUCTION] "des programmes d'ordinateur utilisés pour générer des programmes pour Windows" (la description qui est énoncée dans l'enregistrement de la marque de commerce de l'intimée). Par conséquent, avant même que nous examinions la question de l'"emploi" ("use"), nous devons conclure que l'art. 19 ne s'applique pas aux faits en l'espèce.

[11] S'il y avait violation sous le régime de la Loi, il devait s'agir d'un manquement aux dispositions de l'art. 20, qui est ainsi libellé :

20. (1) Violation + Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne :

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce :

(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.

(2) Exception + L'enregistrement d'une marque de commerce n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser les indications mentionnées au paragraphe 11.18(3) en liaison avec un vin ou les indications mentionnées au paragraphe 11.18(4) en liaison avec un spiritueux.

[12] La violation prévue par cet article dépend de l'"emploi" ("use") d'une marque déposée. Dans son acception courante, le terme "use" ("emploi") est doté d'une très grande portée, qui lui ferait englober la publicité faite sur le site Web de Computer City. Sous le régime de la Loi, tel est le cas en ce qui concerne les services mais, de façon révélatrice, tel n'est pas le cas en ce qui a trait aux marchandises.

[13] Au long de la Loi, le terme "use" ("emploi") est régi par l'art. 4, qui se lit comme suit :

4. (1) Quand une marque de commerce est réputée employée + Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Idem + Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

(3) Emploi pour exportation + Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

[Italiques ajoutés.]

[14] Le site Web passif de Computer City ne pouvait pas constituer un emploi en liaison avec les marchandises : ce moyen de communication ne saurait être utilisé pour effectuer un transfert de droit de propriété. Dans Syntex Inc. c. Apotex Inc. (1984), [1984] 2 C.F. 1012, 1 C.P.R. (3d) 145, aux pp. 150 et 151, 55 N.R. 135 (C.A.F.), le juge Stone, de la Cour d'appel, a eu à se prononcer sur une cause plus solide que celle en l'espèce en matière de violation de marque de commerce. Voici les propos qu'il a tenus sur la question (C.P.R, p. 151; C.F., pp. 1019 et 1020) :

Voici comment les intimées ont fait valoir que le prospectus constituait un "emploi" de [leur marque de commerce :] [...]

[TRADUCTION] a) Le prospectus n'est pas simplement une annonce; il s'agit d'une "offre" de l'appelante à caractère obligatoire en vertu de laquelle on s'attend à ce que ses clients achètent et à ce qu'elle leur livre son produit.

b) Le bon de commande qui se trouve en bas du prospectus est le moyen par lequel le [Canadien] accepte l'offre et, lorsqu'il est rempli et posté, obtient le produit.

c) Le prospectus est une partie intégrante de l'acte ou de la méthode de transfert de la propriété et de la possession et constitue l'avis de liaison visé à l'art. 4 de la Loi sur les marques de commerce. [...]

Je peux difficilement voir comment cet argument pourrait être maintenu à l'instruction [...] Pour établir que l'appelante a employé la marque de commerce [de la demanderesse-intimée] [...] les intimées devront démontrer que la marque de commerce est liée aux marchandises de l'appelante dans le prospectus au point qu'avis de cette liaison serait donné à la personne à qui la propriété ou possession des marchandises est transférée au moment du transfert. [...] qui est le moment important. [...] [Soulignements et italiques ajoutés.]

[15] Sans analyser plus avant les motifs du juge de première instance, ni les autres points en appel, je suis convaincu qu'il n'y a eu aucun "emploi" ("use") de la marque de commerce de l'intimée, par l'appelante, au Canada, et que l'action en contrefaçon doit être rejetée.

[16] Un certain type de recours peut offrir réparation indépendamment de la Loi pour ce genre de perte, si les circonstances s'y prêtent. Il est accessoire que la demanderesse possède une marque de commerce déposée. Aucune des marchandises visées n'entrait en concurrence avec celles de la demanderesse sur le marché, et le préjudice, si préjudice il y a eu, aurait été le même si le nom du site Web n'avait pas été protégé par la marque de commerce. Si une partie cause un préjudice à l'autre, intentionnellement ou par négligence, et que les éléments établissant un délit civil peuvent être établis, la nouvelle technologie de l'Internet et des sites Web peut naturellement bénéficier de la protection du droit des délits civils. Lorsqu'il s'agit de protéger les nouvelles technologies, il est beaucoup plus raisonnable d'appliquer les principes du droit des délits que de déformer les droits prévus par le droit des marques de commerce.

[17] L'argumentation de Pro-C était axée en partie sur l'omission de Computer City de produire des documents, en particulier, des documents se rapportant à ses ventes d'ordinateurs. Le tribunal a été invité à se fonder sur cette omission pour inférer que des ventes d'ordinateurs portant la marque de commerce Wingen ont eu lieu au Canada et que, en conséquence, les arguments visant à nier qu'il y avait eu "emploi" ("use") de cette marque au Canada ont été réfutés. Le juge de première instance n'a pas tiré cette inférence et je ne suis pas prêt à le faire. Au début de l'instance, l'avocat de Pro-C a rédigé une lettre demandant la production de documents. On lui a répondu que la défenderesse ne détenait pas d'autres documents que ceux qui avaient été produits. Aucune mesure n'a été prise pour contraindre la défenderesse à produire ces documents, et l'intimée n'a même pas procédé à un interrogatoire au préalable de l'appelante. Les actions de Computer City (Canada) ayant été vendues à un conglomérat pendant le procès, il se peut que ses registres commerciaux aient été transférés au nouveau propriétaire. Aucune mesure n'a été prise pour que la tierce partie concernée produise les documents en question.

[18] Face aux circonstances que nous venons de décrire, nous ne considérons pas que nous devions faire une inférence contre l'appelante pour combler les principales failles dans la preuve de réclamation de l'intimée. Une telle façon de faire serait d'autant moins appropriée que, même au procès, aucune conclusion n'a été prise selon laquelle la production des documents serait entachée de quelque irrégularité.

Dommages-intérêts

[19] Pro-C a interjeté un appel incident pour obtenir des dommages-intérêts plus élevés. Cet appel sera évidemment rejeté.

[20] S'il était nécessaire de trancher la question des dommages-intérêts, j'annulerais sans la moindre hésitation les dispositions du jugement de première instance qui portent sur les dommages-intérêts généraux et punitifs.

[21] Les motifs du juge de première instance commencent par l'observation que l'expert de la demanderesse, M. Meijer, n'a aucune expérience en évaluation de marques de commerce, qu'il a utilisé des états financiers préparés bien après les dates pertinentes et que, pour formuler ses postulats, il s'est fié en grande partie aux dires de M. Johnson, le dirigeant de Pro-C. Le juge a ensuite conclu que les états financiers [TRADUCTION] "ne pouvaient pas fournir d'indicateurs prévisionnels significatifs concernant l'évolution d'un tout nouveau produit" (motifs de la décision de première instance : C.P.R., p. 210, au par. 57).

[22] Le juge remarque ensuite que [TRADUCTION] "on ne peut pas dire que la demanderesse ait vraiment prouvé qu'elle a subi une perte de revenu. [...] Les mêmes commentaires peuvent s'appliquer au calcul de la perte de revenu pour un [...] lancement de produit." (C.P.R., p. 210, aux par. 58-59). Puis, il conclut qu'aucuns frais de développement n'ont été prouvés; que la réécriture en langue étrangère n'était pas justifiée; et qu'il serait [TRADUCTION] "imprudent" d'accorder de l'importance à la correspondance concernant la vente potentielle de l'entreprise (C.P.R., p. 213, au par. 73). Finalement, dans la [TRADUCTION] "Conclusions", le juge de première instance affirme : [TRADUCTION]" Les pertes alléguées ne sont pas fondées sur des éléments de preuve. Il s'agit plutôt de conjectures fort obscures" (C.P.R., p. 214, au par. 79).

[23] À la suite de cette analyse approfondie, dont chaque étape comportait des conclusions de fait que j'ai adoptées, le juge de première instance a, chose étonnante, jugé que les affaires de l'intimée avaient été perturbées, après quoi, sans aucune référence à la preuve, il a fixé la perte subie à 450 000 $.

[24] À mon avis, le juge de première instance aurait dû conclure que la demanderesse ne s'était pas acquittée du fardeau de prouver un préjudice. Il ne s'agissait pas d'un cas où la preuve aurait présenté des difficultés telles que le juge de première instance dut procéder à une évaluation sans assistance. Les faits se rapportant au préjudice subi étaient tous à sa portée. Ils se trouvaient entre les mains de la demanderesse. S'ils ne pouvaient donner lieu à autre chose qu'un droit de réclamation conjectural et obscur, le juge devait conclure que le préjudice à établir ne l'avait pas été.

[25] En ce qui concerne les dommages-intérêts punitifs, qu'il me suffise de formuler l'observation suivante : en supposant que j'accepte les conclusions de fait du juge de première instance et que je tienne pour acquise la responsabilité de la défenderesse-appelante, je ne considérerais pas que sa conduite soit si "malveillante, opprimante et abusive qu'elle choque le sens de dignité de la cour" et que, en conséquence, elle justifie le tribunal d'adjuger des dommages-intérêts punitifs. Voir Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130.

[26] J'accueillerais l'appel, je rejetterais l'appel incident, j'annulerais le jugement du tribunal d'instance inférieure et je rejetterais la demande avec dépens. L'appelante devrait avoir droit aux dépens de l'appel.

L'appel est accueilli.